USPTO отклонило запрос компании Apple касательно пересмотра своей заявки на получение патента на промышленный образец

Ранее в этом году Апелляционная комисся Бюро по патентам и торговым маркам США (USPTO) выдала предварительный отказ по отношению к патенту на промышленный образец Apple, в рамках их нескончаемой патентной битвы с Samsung. Спорный патент – патент на промышленный образец США № D618,677 — охватывает внешний вид поверхности электронного устройства.

Многие новостные службы некорректно утверждают, что патент на промышленный образец Apple, был признан недействительным. Предварительный отказ – лишь предварительный и не является окончательным. Компания Apple будет иметь возможность предоставить ответ на данное решение USPTO. Если Apple не удастся убедить патентного эксперта изменить свое мнение, она сможет обжаловать решение в своём федеральном подразделении Апелляционного суда Соединенных Штатов. Таким образом, это дело ещё далеко от своего завершения.

Одной из новых проблем, с которой в настоящее время столкнулась компания Apple, стало то, что «патентный эксперт установил, что притязания на приоритет касательно патента на промышленный образец № D618,677 должны быть аннулированы».

Притязания на приоритет выдвинуты в патентной заявке на основании предшествующей заявки, которая содержит раскрытие предмета изобретения, которое поддерживает изобретение, испрашиваемое в настоящей заявке. В данной ситуации, «заявка на патент на промышленный образец D618,677 была подана 18 ноября 2008 года, однако приоритет заявлялся по отношению к ранее поданным заявкам на полезные модели». Более конкретно, «заявка на патент на промышленный образец была подана в виде разделения заявки № 29/282,2834, которая была подана 30 июля 2007 года и сама по себе была поданной в виде продолжения заявки на патент 29/270,888, которая была подана 5 января 2007 года». Таким образом, когда патент на промышленный образец D618,677 «проходил первоначальную экспертизу, он рассматривался как такой, который имеет приоритет от 5 января 2007 года — даты подачи первой заявки в цепи».

Эксперт в апелляционной комиссии объяснил:

«Владелец патента сообщил, что промышленный образец в данном патенте не описан в первоначально поданном раскрытии ранее поданных заявок, 29/282834 или 29/270999. Конструкция в этом патенте, отличается от предыдущих заявок в том аспекте, что новое требование включает в себя переднюю поверхность, полностью покрытую подсвечивающимся черным зеркалом без цветового контраста, и исключает поверхность около круглой кнопки «Домой», в том числе и около акустического отверстия в форме капсулы.

Поэтому требование в данном патенте не удовлетворяет требованиям о письменном описании первого абзаца пункта 112 параграфа 35 Свода законов США; необходимо было испрашивать преимущества приоритета в соответствии с пунктом 120 параграфа 35 Свода законов США. Когда конструкция изменилась, результатом стал новый, иной дизайн; оригинальный дизайн остается только таким, каким он был».

Без возможности испрашивать приоритет по отношению к 5 января 2007 года, два других патента Apple — патент на промышленный образец США № D602,014 (подан 31 августа, 2007) и патент на промышленный образец США № D618,204 (подан 27 июня 2007 года) – получили известный уровень техники. Эти два патента были квалифицированы как такие, которые имеют предшествующий уровень техники по отношению к их дате подачи, согласно пункту 102 (е) параграфа 35 Свода законов США, и были использованы для поддержки каждого из трех отдельных противопоставлений-отказов. Патент на промышленный образец № D618,204 также был использован для обоснования предварительного отказа согласно пункту 102 (е) Американского акта об изобретениях (America Invents Act, AIA), на основании того, что вид плоской передней поверхности патента № D618,204 «по существу такой же, как и у уже запатентованной конструкции».

Для первого отказа эксперт использовал патент на промышленный образец США № D546,313, связанный с патентом WO 2006/038499, и японский патент JPD1235888. Эксперт пришел к выводу, что, хотя настоящее изобретение не тождественно раскрытому в данной области уровню техники, разница в том, что было заявлено для патента на промышленный образец D618,677 и этом уровне техники «очевидна для специалиста в той области техники, для которой изобретение было заявлено». Более конкретно, эксперт объяснил, что «довольно очевидной является возможность увеличить размер дисплея».

Для второго отказа эксперт использовал японский патент JPD1204221 в качестве первичного основания. Эксперт объяснил, что известный уровень техники обеспечивается плоской передней поверхностью, которая включает в себя удлиненные элементы в верхней и нижней части экрана. Разница между этим известным уровнем техники и требованиями патента на промышленный образец № D618,677 в том, что «в заявке на патент на промышленный образец № D618,677 присутствует суженный дисплей, а общий вид поверхности внизу является скорее кругообразным, чем вытянутым». Эксперт пришел к выводу, что подобное является очевидным для специалистов-конструкторов, которые могли бы внести такие изменения, учитывая иные опубликованные уровни техники.

Таким образом, даже если Apple, в конечном счете, удастся юридически доказать, что они действительно вправе считать 5 января 2007 года датой приоритета, всё равно существуют доставточные препятствия, которые они должны преодолеть.